T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/11-695 K. 2011/47 T. 9.2.2011

 Tanınmış Markanın Kullanılmayan Sınıflarda Tescilin İptali; 5 yıl süre ile kullanmama nedeni ile 20. sınıf dışındaki mallar haricinde tüm sınıflar bakımından iptali istenmektedir.

# MARKANIN İPTALİ DAVASI #

( Tanınmış Marka da Olsa Kullanılmayan Mal ve Hizmetler Bakımından Markanın Kısmen İptal Edilebileceği ) TANINMIŞ MARKA ( Markanın İptali Davası – Kullanılmayan Sınıflar Yönünden de Kısmi Hükümsüzlük Kararı Verilemeyeceğine İlişkin Kararın Hukuka Aykırı Olduğu ) KULLANILMAYAN SINIFLAR BAKIMINDAN MARKANIN KISMEN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ ( Tanınmış Marka da Olsa Kullanılmayan Mal ve Hizmetler Bakımından Markanın Kısmen İptal Edilebileceği ) MARKANIN HAKLI BİR NEDEN OLMADAN 5 YIL BOYUNCA KULLANILMAMASI ( Tanınmış Marka/Markanın İptali Davası – Kullanılmayan Sınıflar Yönünden de Kısmi Hükümsüzlük Kararı Verilemeyeceğine İlişkin Kararın Hukuka Aykırı Olduğu )

ÖZET : Dava, kötü niyetli tescil nedeni ile davalı adına tescilli markanın tüm sınıflar yönünden iptali, olmadığı takdirde 5 yıl süre ile kullanmama nedeni ile 20. sınıf dışındaki mallar haricinde tüm sınıflar bakımından iptali istemine ilişkindir. TPE nezdinde tescilli ve tanınmışlık düzeyine ulaşmış markalar da; kullanılmayan mal veya hizmetler bakımından kısmen iptal edilebilir. Tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler için de genişletilmiş koruma sağladığı gerekçesiyle, tanınmış markanın sicilde tescilli olduğu, ancak kullanılmayan sınıflar yönünden de kısmi hükümsüzlük kararı verilemeyeceğine dair yerel mahkemenin direnmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki “markanın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kayseri 3.Asliye Hukuk Mahkemesince, davanın reddine dair verilen 11.09.2007 gün ve 2006/414 E., 2007/420 K. sayılı kararın incelenmesi davacı ve davalı vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 25.05.2009 gün ve 2008/2244 E., 2009/6321 K. sayılı ilamı ile; 

Davacı vekili, müvekkilinin “BELLONA” markasını ilk kez 1956 yılında 30’ncu sınıfa giren çikolata, şekerleme, pasta ürünleri, meyveli kekler ve bisküviler için Almanya’da tescil ettirdiği gibi, markanın Madrid anlaşması çerçevesinde halen 28 ülkede, Madrid Protokolü çerçevesinde 7 ülkede tescilli olduğunu, müvekkilinin Madrid Protokolü çerçevesinde “Bellona” markasının tescili için yaptığı başvurunun davalının markası mesnet gösterilerek reddedildiğini, davalı şirketin 1-33 arası tüm sınıflar için anılan markayı adına tescil ettirdiğini, oysa, müvekkili adına toplam 35 ülkede tescilli “BELLONA” markasının uluslar arası alanda tanınmış bir marka olduğunu, markanın herhangi bir sınıf için davalı adına tescilinin mümkün olmadığı gibi, davalının markayı 20 nci sınıf hariç olmak üzere son beş yılda hiçbir şekilde kullanmadığını ileri sürerek, 556 sayılı KHK.nın 7/i ve 42.maddesi gereğince kötü niyetli tescil nedeni ile davalı adına tescilli markanın tüm sınıflar yönünden iptaline, aksi halde 5 yıl içinde kullanmama nedeni ile 20.sınıfa dahil mallar haricinde tüm sınıflar bakımından anılan KHK’nin 14. maddesi gereğince iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, müvekkilinin dava konusu markayı tanınmış marka haline getirdiğini savunarak, davanın usul ve esas yönünden reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, 556 sayılı KHK’nin 14.maddesinde markayı 5 yıl süre ile kullanmama halinde iptal öngörülmüş ve tanınmış markalar için bir istisna hükmü konmamış ise de, KHK’nin 8/4.maddesi ile 14.maddesinin birlikte değerlendirilmesinin zorunlu olduğu, bu bağlamada tanınmış markanın kullanılmayan ürünler bakımından 5 yıl geçmekle iptalinin talep edilmesinin KHK’nin amacına ve ruhuna aykırı olduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir. Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

1-Dava, kötü niyetli tescil nedeni ile davalı adına tescilli markanın tüm sınıflar yönünden iptali, olmadığı takdirde 5 yıl süre ile kullanmama nedeni ile 20. sınıf dışındaki mallar haricinde tüm sınıflar bakımından iptali istemine ilişkin olup, yukarıdaki özetten de anlaşılacağı üzere, taraflar arasındaki uyuşmazlık, davalı markasının tanınmış marka olmasına rağmen kullanmama nedeni ile iptalinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Mahkemece benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmiştir.

Oysa, markaların kullanılması başlıklı anılan KHK’nin 14.maddesi “Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir.” hükmünü 8/4.maddesi de “Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir.

Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu ret edilir.” hükmüne haiz olup, 556 sayılı KHK’nin 14.maddesi tescilli marka sahibine seçtiği markasını kullanma zorunluluğu yüklediği kuşkusuzdur.Marka sahibine, markasını tescil ettirmesi nedeni ile tanınan koruma ve mutlak inhisarı hak, markanın işlevini yerine getirecek şekilde kullanılması koşuluna bağlanmıştır. Bu bağlamada, tanınmışlık hali, anılan madde de ne kullanmamanın bir gerekçesi veya bir kullanma kriteri koşulu olarak da sayılmamıştır.

Mahkemenin kabulünün aksine, tanınmış markanın kullanılmayan ürünler bakımından 5 yıl geçmekle iptalinin talep edilmesinin KHK’nin amacına ve ruhuna da aykırı olmadığı gibi, 14.maddede ki hükmün tanınmış marka niteliğinde olmayan markalar yönünden geçerli bir hüküm olduğunun kabulünün de yasal bir dayanağı bulunmamaktadır. Zira, davalı markasının tanınmış marka olarak kabulü durumunda KHK’nin 8/4.maddesi hükmünce tescil istemine ilişkin başvurusunun yetkili mercice reddedileceği kuşkusuz olup, yukarıda anılan hükümlerin işlevlerinin farklı olduğu göz ardı edilmemelidir. Bu durumda, mahkemece, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, uyuşmazlığın esasına girilmek gerekirken yanlış ilkeye yanılgılı gerekçeye dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

2-Davalı vekilinin temyizine gelince; bozma neden ve şekline göre, davalı vekilinin temyiz itirazının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir… ), Gerekçesiyle ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir. Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, kötü niyetli tescil nedeni ile davalı adına tescilli markanın tüm sınıflar yönünden iptali, olmadığı takdirde 5 yıl süre ile kullanmama nedeni ile 20. sınıf dışındaki mallar haricinde tüm sınıflar bakımından iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, davalının markasının tanınmış marka olduğu, tanınmış markanın kullanılmayan ürünler bakımından 5 yıl geçmekle dahi iptalinin istenemeyeceği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiş; Özel dairece, karar, yukarıda yazılı gerekçe ile bozulmuş; mahkemece önceki gerekçeler tekrarlanmak suretiyle direnme kararı verilmiştir. Direnme kararını, davacı vekili temyiz etmiştir.

Açıklanan maddi olgu, bozma ve direnme kararlarının kapsamları itibariyle Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırmasına İlişkin Tebliğin 1. ila 33.sınıflar arasında sayılan mallar için TPE nezdinde 1998/10679 sayı ile tescilli ve mahkeme kararıyla tanınmış marka statüsünde olduğu kabul edilen “BELLONA” markasının kullanıldığı sınıflardaki mallar yönünden 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14. ve 42. maddeleri uyarınca kısmen hükümsüz kılınıp kılınamayacağı noktasında toplanmaktadır. Öncelikle, konuyu düzenleyen hukuki düzenlemeler üzerinde durulmasında fayda bulunmaktadır. Tanınmış marka kavramı ile, bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunmuş markalar değil, dünya çapında olmasa bile, yurt içi ve yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen; Paris Sözleşmesi’ne üye devletlerden birinin vatandaşına veya o ülkelerden birinde yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait markaların kastedilmektedir.

Kanunlarda genellikle tanınmış markanın tanımı yapılmamakta ve bu tanınmışlık kriterlerinin tespiti daha çok kuruluşlara ve mahkeme kararlarına bırakılmaktadır. Tabiatıyla, doktrin de, bu konuda kriterler önermektedir. Uluslararası anlaşmalarda da, tanınmış marka kriterlerine rastlanmaktadır. WİPO tanınmış marka kriterlerini tespit etmiş ve yayınlamıştır. TPE de 2004 yılında tanınmış marka kriterlerini açıklamıştır. Paris Sözleşmesi’nde “iyi bilinen marka” ifadesi kullanılmıştır. Bu kavramla, dünya çapında olmasa bile, geniş halk kitlelerinin tanıdığı, yüksek ekonomik değere sahip marka ifade edilmek istenmiştir.

Diğer bir deyiş ile, dünya çapında maruf olmasa bile Paris Sözleşmesi’ne üye ülkelerde, hatta üye ülkelerin bazılarında bilinen markanın tanınmış marka kategorisinde sayılması gerekir. Ülkemizin de taraf olduğu Paris Sözleşmesi’nin 1.mükerrer 6.maddesi ve TRIPS Anlaşmasının 16.maddesinde tanınmış markaların korunmasına ilişkin hükümler getirilmiştir. 27.06.1995 tarihinde yürürlüğe giren 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile de anılan uluslar arası sözleşme hükümleri uyarınca tanınmış markalara sağlanan geniş korumanın kapsamı belirlenmiştir.

Buna göre, tanınmış marka sahibi 556 sayılı KHK’nin 7/1- ( i ) bendi, 8/4.fıkrası ve 42/1- ( a ) bendine göre; ‘tanınmış markasının aynı ya da benzerini’ bir başkası tarafından farklı mallar ve hizmetler için yapılan marka başvurusuna itiraz ve tescil edildiği taktirde hükümsüzlüğünü istemek; yine aynı KHK’nin 9/1- ( c ) bendi ve 61.maddelerine göre de, ‘tanınmış markayı oluşturan işaretin aynı yada benzerinin’ farklı mal ve hizmetler üzerinde kullanılmasının önlenmesini istemek hak ve yetkilerine sahiptir. 556 sayılı KHK ile getirilen sistemde, marka koruması tescil ile sağlanır ( m.6 ). Bu bağlamda, marka sahibine, özellikle üçüncü kişilerin tecavüzünü bertaraf etme yönünden tanınan tekel hakkının temel kaynağı tescil işlemidir. Buna göre, söz konusu tekel hakkı, marka niteliğindeki bir sözcüğün, şeklin, rengin, işaretin ya da bunların belirli bir şekilde bir araya getirilmiş halinin üçüncü kişilerin kullanımına kapanması sonucunu doğurur. Üstelik, önceden tescil edilen markanın tanınmışlık seviyesine ulaşmış olması halinde, farklı mal veya hizmetler bakımından yapılan tescil taleplerinin de sonuçsuz kalması söz konusu olmaktadır.

Böylece; tescilin sağladığı mutlak nitelikli marka hakkı korunmasından ‘gerçekten’ kullanılan markaların yararlanması amaçlanmıştır. 556 sayılı KHK’nin 14.maddesi, 89/104/AET sayılı Marka Yönergesinin 10. ve 12.maddelerine uygun bir tarzda, tescilli marka sahibine seçtiği markasını “kullanma mükellefiyeti” yüklemektedir. Anılan madde ile, marka sahibi tarafından, haklı bir nedene dayanmaksızın, markanın, tescilden itibaren beş yıl boyunca kullanılmaması yahut kullanımına beş yıldan fazla ara verilmesi halinde, iptal edileceği öngörülmüştür. Marka sahibine, markasını tescil ettirmesi sebebiyle tanınan koruma ve mutlak inhisarı hak, markanın işlevini yerine getirecek şekilde kullanılması şartına bağlanmıştır.

Bu düzenleme ile, tescil işleminin KHK bakımından tüm sonuçları ile yarattığı tekel hakkının, markalar sicilini kullanılmayan, gözlerden uzak, bir köşeye atılmış ve kimselerin dokunamadığı markalar deposuna dönüştürmesi olgusu, markayı kullanma zorunluluğu ile, engellenmeye çalışılmıştır. Tescil anında markanın önceden fiilen kullanılması yahut kullanmaya ilişkin niyetin varlığı aranmadığından, bu amaca ulaşmada en mantıklı yöntem, markanın tescilden sonraki dönemde fiilen kullanılması gerekliliğinin düzenlenmesidir. Gerçekten, markanın, tescil ile elde edilen ve yasaklama yetkisini içeren tekel hakkını haklı gösterecek nitelik ve kapsamda kullanımı şarttır. Markayı, 14.maddedeki şartlar dairesinde kullandığını ispat yükü marka sahibinin üzerindedir. Marka sahibi, gerekirse ticari defter ve belgelerini ibraz ederek bir markayı kullandığını ispatlamalıdır. 556 sayılı KHK sisteminde, markaya getirilen korumanın tescil yoluyla sağlandığı yukarıda belirtilmiştir.

Bu bakımından tescilin getirdiği korumaya, yalnızca gerçekten kullanılan markaların layık olduğu düşüncesi, marka sahibi bakımından kullanım zorunluluğunun öngörülmesi sonucunu doğurmuştur. KHK’nin 14.maddesi hükmü kullanma zorunluluğu bakımından iki farklı olasılığı düzenlenmiştir.

Bunlardan birincisi, markanın tescilinden itibaren markanın beş yıl